Конкуренты зарегистрировали товарный знак раньше: как действовать, чтобы вернуть бренд?

23.08.2023

Конкуренты подали заявку в Роспатент раньше: что делать?

Конкурент может случайно зарегистрировать тождественный или похожий товарный знак в Роспатенте раньше, но иногда это делают намеренно. Если вы уже долго работаете под определенным брендом и внезапно узнаете, что с регистрацией вас опередили, нужно быстрее решать эту проблему, чтобы случайно не стать тем самым нарушителем, с которого правообладатель может взыскать компенсацию до 5 000 000 рублей. И это не единственная опасность.

Что делать, когда конкуренты подали заявку в Роспатент раньше, рассказали эксперты патентного бюро «Лирейт» в статье.

Как товарный знак попадает в собственность конкурентов?

Конкуренция – одна из причин, по которой предприниматели регистрируют товарный знак.

Если конкурент еще не получил положительное решение от Роспатента, но уже подал заявку, вы опоздали. У него появился приоритет, значит, подавать вторую аналогичную заявку бессмысленно. Это положение действуют относительно аналогичных товарных знаков и похожих обозначений.

• В лучшем случае к регистрации подталкивает то, что другая компания начала использовать бренд. Тогда предприниматель быстро подает заявку, получает положительное решение и предъявляет претензии к конкуренту.

  Как пример история клиента. В 2022 году к нам обратился предприниматель из Тихорецка. Его магазин успешно развивался, пока бывший сотрудник не открыл на соседней улице торговую точку с таким же названием. Клиент решил зарегистрировать товарный знак, чтобы не потерять бизнес и запретить использование другому лицу. Мы быстро подготовили документы и отправили их в Роспатент. За 4,5 месяца мы зарегистрировали товарный знак клиента, он направил конкуренту официальную претензию. Бывший сотрудник сменил название магазина. Дополнительно клиент мог свободно взыскать с конкурента компенсацию.

• В худшем – другая компания регистрирует товарный знак первой, нарушителем становится предприниматель, который работает под брендом без прав на него.

К нам часто обращаются клиенты, истории которых начинаются одинаково:

«Конкурент зарегистрировал мой товарный знак…».

На практике часто воруют бренды бывшие сотрудники, с которыми произошел конфликт, или партнеры, с кем ранее предприниматель вел совместный бизнес. С партнерами бороться труднее, как правило, они имеют равные права и одинаковые обстоятельства, просто кто-то оказывается быстрее.

Хорошая новость – товарный знак можно забрать у конкурента даже после регистрации. Но сделать это непросто.

Как забрать у конкурента свой товарный знак?

Есть 6 способов вернуть товарный знак, если конкурент завладел им раньше:

1. Подать возражение в Роспатент.
2. Обратиться в ФАС.
3. Договориться об уступке.
4. Обратиться в суд.
5. Аннулировать товарный знак.
6. Доработать обозначение.

Перед тем как предпринимать решительные меры, нужно:

• изучить обстоятельства дела;
• понять, получен ли положительный ответ от ведомства или заявка находится на стадии экспертизы;
• установить, действительно ли товарный знак будет препятствием: в каких классах МКТУ зарегистрировал обозначение конкурент.

Только после предварительного анализа ситуации можно правильно выбрать тактику. Вам придется собрать материалы, в которых фигурирует товарный знак:

• договоры с клиентами и контрагентами;
• рекламные листовки, баннеры, вывески, этикетки;
• скриншоты сайта и соцсетей, поисковой выдачи.

В идеале нужно доказать, что вы долго использовали обозначение на большой территории.

Предлагаем подробно рассмотреть каждый вариант борьбы с конкурентом.

Подать обращение или возражение в Роспатент

Если товарный знак еще на стадии экспертизы, можно обратиться в ФИПС с возражением при наличии оснований. Часто заявители указывают, что конкурент вводит потребителей в заблуждение. Этот факт нужно доказать.

Доказательством может быть жалоба от потребителя на товар конкурента, которая поступила вам, или отзыв в сети, ошибочно адресованный вашей компании. Если ваша фирма уже широко известна, устранить конкурента, желающего воспользоваться вашим именем, будет легче. Иногда эксперты самостоятельно находят подобные основания и отказывают в регистрации.

При регистрации конкурентами логотипа, который был создан вами или по вашему заказу, можно предоставить в Роспатент доказательства авторства или владения исключительным правом на объект. Это станет основанием для непредставления охраны товарному знаку.

Подобрать основания и подготовить возражение поможет патентный поверенный компании «Лирейт».

Если возражение будет отклонено Роспатентом, решение ведомства можно оспорить в Суде по интеллектуальным правам РФ.

Когда товарный знак зарегистрирован конкурентами, подавать возражение нужно в Палату по патентным спорам.

Обратиться в ФАС

Антимонопольная служба самостоятельно запросит необходимые материалы и проведет проверку. Это плюс обращения в этот государственный орган. Когда заявитель обращается в суд или в Роспатент, ему необходимо самостоятельно доказывать свою позицию. В ФАС этим занимаются специалисты ведомства.

Если антимонопольный орган вынесет решение о том, что регистрация товарного знака – это недобросовестная конкуренция, можно с этим документом пойти в Роспатент и аннулировать регистрацию. Конкурент получит штраф и потеряет бренд, которым он незаконно овладел.

При отказе ФАС в возбуждении дела, можно обратиться в течение 3 месяцев в СИП, чтобы обжаловать это решение.

Договориться об уступке заявки

Мирным вариантом урегулирования конфликта может стать беседа, в которой конкуренту предлагают уступить свою заявку на регистрацию товарного знака, иногда за плату.

Заявитель может самостоятельно обратиться в Роспатент и отозвать заявку, после чего вы подадите пакет документов в ведомство.

Обратиться в суд

Выбирать этот вариант нужно тогда, когда есть доказательства, что конкурент нарушает антимонопольное законодательство. Суд будет рассматривать предоставленные вами материалы, не совершая действий по поиску и проверке дополнительных оснований, как это сделала бы ФАС.

Представьте доказательства, что конкурент знал о существовании вашей компании, имел мотив помешать вам работать под собственным брендом.

При получении положительного решения в суде вы можете обратиться в Роспатент. На основании позиции суда эксперты примут решение об отмене регистрации товарного знака на конкурента.

Если конкурент уже подал на вас в суд и требует компенсацию, вы можете возразить и указать на то, что истец злоупотребляет правом и при регистрации товарного знака изначально имел цель помешать вам вести бизнес.

Аннулировать регистрацию конкурента

Сделать это можно на основании того, что обозначение не отвечает критериям охраноспособности и требованиям закона. Стоит понимать, что в этом случае вы не сможете зарегистрировать аналогичное обозначение по тем же основаниям. Мы не рекомендуем так делать.

Второе основание – конкурент не использует обозначение в течение 3 лет. Реальной деятельности под заявленным товарным знаком нет, значит, его можно аннулировать и подать заявку на регистрацию аналогичного обозначения. Доказывать, что товарный знак использовался должен конкурент.

Доработать свой товарный знак

К этому варианту можно прибегнуть, если вы понимаете, что ситуацию никак не исправить, а сохранить бренд нужно. С помощью профессионального дизайнера, неймера и патентного поверенного вы можете немного изменить свое обозначение, чтобы уйти от сходства, но сохранить свою идентичность.

Придется изменить материалы, в которых использовался старый товарный знак, но вы получите собственное обозначение, зарегистрируете его и не потеряете. Специалисты по запросу могут сохранить важные элементы обозначения, чтобы сохранить узнаваемость среди потребителей.

Обратитесь к нашим неймерам и дизайнерам за доработкой, расскажите о своих пожеланиях и получите охраноспособный уникальный бренд.

Как узнать зарегистрирован ли мой товарный знак?

Если хотите зарегистрировать товарный знак, нужно убедиться, что никто не сделал этого раньше. Для этого проводят проверку по базам данных Роспатента. Нужно внимательно изучить список схожих товарных знаков, если они уже есть в реестре.

Проверить товарный знак бесплатно могут наши патентные поверенные. Свяжитесь с нами, оставьте заявку на сайте или воспользуйтесь нашим сервисом.

Если конкурент подал на регистрацию, это опасно. Бездействовать нельзя, особенно когда бренд представляет для бизнеса огромную ценность. Используя рекомендации, вы сможете найти выход из сложной ситуации. Если возникнут трудности, мы готовы помочь.

Нам часто задают вопрос «можно ли зарегистрировать товарный знак конкурента». Мы отвечаем, что это нежелательно. Лучше строить бизнес честно. К тому же есть способы, которые позволяют аннулировать такую регистрацию. Это риски, которые не нужны развивающемуся бизнесу.

Главная рекомендация предпринимателям:

Чтобы избежать ситуации, когда конкурент опередил вас, необходимо зарегистрировать товарный знак раньше.

Не пытайтесь использовать схожие или тождественные с брендами конкурентов обозначения, создавайте свои неповторимые товарные знаки.

Патентные поверенные компании «Лирейт» помогут получить свидетельство в течение 2-6 месяцев после подачи заявки. Оставьте заявку онлайн, мы с вами свяжемся. Защита товарного знака от конкурентов важна для успешного развития бизнеса на рынке.