Продажа и передача прав на товарный знак

08.08.2022

Товарный знак можно продать или передать во временное пользование по лицензии. Это позволяет получать дополнительную прибыль от владения средством индивидуализации.

Мы расскажем, как переоформить товарный знак без рисков.

Виды договоров

Передать права за фиксированную или периодическую плату можно так:

1. Заключить лицензионное соглашение (передача права пользования товарным знаком).
2. Совершить продажу прав на товарный знак (полный переход обозначения в собственность другого лица).
3. Оформить договор франчайзинга (передача прав на использование товарного знака и других объектов ИС).

Помимо этого, торговое обозначение может быть залогом.

Договор отчуждения товарного знака

По договору отчуждения права на обозначение передаются в полном объеме. Отчуждение может быть как относительно всего перечня классов, так и только некоторых из них. По сути, это договор купли-продажи обозначения.

Изначальный правообладатель больше не имеет права распоряжаться товарным знаком и использовать его. Правоприобретатель становится единственным лицом, которое владеет обозначением.

Стоимость рассчитывается, исходя из расходов на создание товарного знака и регистрацию, зависит от объема прав, она может становится выше, если бренд популярный. Точно оценить стоимость товарного знака может эксперт. Он учтет, насколько конкурентоспособно обозначение в текущей ситуации на рынке, уровень лояльности целевой аудитории и репутацию компании, прибыльность владения. Стоимость должна быть верно определена, чтобы не возникло споров с налоговыми органами. Отчет об оценке является официальным документом.

Товарный знак может стоить баснословные деньги. В 2021 году самым дорогим товарным знаком признан Apple. Его оценивают в $263,3 млрд. Среди российских компаний рекордсменом стал «Сбер».

В договоре важно указать:

• объект;
• сумму;
• сроки.

В Роспатент нужно предоставить:

• заявку на регистрацию перехода права к другому лицу;
• согласие сторон на обработку персональных данных;
• заключенный сторонами договор об отчуждении;
• квитанции, подтверждающие уплату пошлины.

Если Роспатент одобрит вашу сделку, в реестр будут внесены изменения. Обычно процедура проходит в течение 45 дней, но может затянуться и до 2,5 месяцев. Без регистрации договор считается незаключенным.

Лицензионный договор на товарный знак

По лицензионному договору на использование товарного знака права передаются временно и на условиях правообладателя. По сути, это договор аренды. Правообладатель позволяет другому лицу использовать обозначение, но по-прежнему остается владельцем. Возможно одновременное использование торгового знака сторонами соглашения.

Лицензия может быть:

• исключительной;
• неисключительной.

В первом случае правообладатель имеет право заключить аналогичное соглашение с неограниченным количеством лицензиатов. Во втором – только с одним лицом.

Регистрация передачи права использования товарного знака проходит в ФИПС. Если соглашение не зарегистрировать, то оно будет недействительным.

В договоре передачи прав на товарный знак можно прописать:

• территорию действия, если в документе ничего об этом не сказано, то его оно распространяется на всю страну;
• срок, автоматически договор считается действительным в течение пяти лет;
• вид лицензии: исключительная и неисключительная, полная или неполная (на все классы МКТУ или для некоторых);
• условия о качестве товара, контроле и ответственности сторон;
• возможность передавать обозначение по сублицензии.

Договор коммерческой концессии на товарный знак

По этому договору права на товарный знак переходят в большем объеме, передается не только обозначение, но и бизнес-модель, лицензируются и другие интеллектуальные права. При этом правообладатель может контролировать, как используют его товарный знак, помогать в настройке бизнес-процессов, поставке оборудования, обучении, получать при этом прибыль.

Такой способ – отличная тактика для развития бизнеса и расширения географии продаж. Новая компания самостоятельно выступает в гражданском обороте, но использует при этом товарный знак и другие объекты ИС франчайзера.

Договор франшизы так же, как и предыдущие виды соглашений, регистрируется в Роспатенте.

Если вы не хотите использовать товарный знак, не планируете получать периодическую прибыль от его использования другими лицами – заключите договор отчуждения права на товарный знак. В остальных случаях есть смысл задуматься над передачей прав по лицензии или франшизе.

Договор залога товарного знака

Товарный знак выступает в качестве залога для обеспечения займа денежных средств. Такая сделка считается действительной, если она зарегистрирована в Роспатенте. Правообладатель при этом не теряет свои права. Однако в договоре залога прав на товарный знак могут быть ограничения. Залогодержатель может ограничить возможность заключения лицензионных договоров.

Неисполнение условий соглашения залогодателем влечет обращение взыскания на товарный знак. При банкротстве залогодержатель будет первым в очереди на удовлетворение его требований.

Так как неиспользуемое в течение трех лет обозначение могут аннулировать, перед заключением договора будущему залогодержателю рекомендуем удостовериться в том, что обозначение реально используется правообладателем. Перед проведением сделки проконсультируйтесь с опытными юристами.

Когда возникает необходимость в продаже или передаче прав на товарный знак?

Причины продажи и передачи средства индивидуализации:

• Проведение ребрендинга. Если старый нейминг или логотип потеряли актуальность для вас, можно предложить их другим лицам. Однако учтите, что новое обозначение не должно быть схожим со старым.
• Получение прибыли. Товарный знак приносит неплохой дополнительный доход правообладателю.
• Ликвидация компании. В этом случае продать зарегистрированный товарный знак – отличное решение. Иногда он стоит больше, чем все имущество компании.
• Реализация товарных знаков, созданных и зарегистрированных для продажи. Есть даже специализированные организации, которые занимаются регистрацией и перепродажей обозначений. Покупателю выгодно приобрести уже зарегистрированный торговый знак, чтобы не ждать решение Роспатента и не переживать о возможных трудностях.
• Длительное неиспользование. Если вы не используете обозначение в некоторых классах МКТУ, можно предоставить во временное использование его другим лицам. Это гарантия, что товарный знак не аннулируют.

Когда продать или передать товарный знак нельзя?

Продажа и передача прав на товарный знак невозможна, если:

• права передаются в части классов МКТУ, при этом другой правообладатель имеет возможность развиваться в однородных классах;
• правоприемник – физическое лицо, участвовать в сделке могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели;
• сделка безвозмездная, между коммерческими организациями сделки такого формата невозможны;
• обозначение является коллективным, то есть принадлежит нескольким юридическим лицам;
• обозначение содержит НМПТ или вызывает ассоциации с местом производства товара;
• это вводит потребителя в заблуждение.

Как провести безопасную сделку?

1. Изучите своего контрагента. Компания должна иметь хорошую репутацию, соберите максимум информации о товарном знаке.
2. Убедитесь, что договор составлен юридически верно и исключает риски.
3. Проконсультируйтесь у патентных поверенных и экспертов «Лирейт», чтобы продажа и передача исключительных прав на товарный знак прошла успешно.

Эксперты нашего патентного бюро помогут правильно зарегистрировать сделку, проведут проверку на чистоту, подадут заявку в Роспатент и в рамках предоставления этих услуг добьются результата. Консультация бесплатная.