Затраты на регистрацию бренда по мадридской системе

06.05.2020

Регистрация торговой марки по Мадридскому международному соглашению возможно в 120 странах мира, которые договорились между собой об унификации брендов. В число присоединившихся входят страны бывшего СССР, азиатские и большая часть африканских государств. Нельзя зарегистрировать таким образом бренды для оборота на рынках Бразилии и ОАЭ. Но, например, Канада, которая раньше не была членом соглашения, присоединилась к нему.

Процедура регистрации по унифицированной процедуре выглядит следующим образом:

1. Компания регистрирует торговый знак у себя в стране в соответствии с местным законодательством. Для этого документы подаются в Роспатент и рассматриваются должностными лицами этого органа.
2. После получения разрешения на регистрацию и выдачи свидетельства владелец бренда подает заявление о международной регистрации. Пакет документов также подается в Роспатент на территории России.
3. Российское ведомство отправляет заявку и приложенный к ней пакет документов в адрес Всемирной организации интеллектуальной собственности.
4. Работники ВОИС направляют копии документов в органы конкретных стран, где нужна регистрация.
5. Каждое государство – член Мадридского соглашения – самостоятельно проводит регистрацию согласно локальному законодательству. После этого страна проводит регистрацию или присылает мотивированный отказ в ВОИС.
6. После окончания процедуры заявитель получает свидетельства о праве использования товарного знака на территории каждой страны. Государства выдают собственные документы, универсального свидетельства не существует.

Затраты на регистрацию бренда по мадридской системе

В случае регистрации торговых марок в других странах в рамках Мадридского соглашения заявитель оплачивает пошлины в каждой из стран, а также стоимость услуг самой ВОИС. Кроме того, при таком подходе сами страны увеличивают размер государственных пошлин при таком способе регистрации. Поэтому затраты будут большими.

Но с другой стороны можно сэкономить на оплате услуг иностранного юриста. Его помощь требуется только в том случае, если какое-то патентное ведомство отказало в регистрации и это решение нужно обжаловать. И то только в том случае, если взаимодействовать с органом регистрации можно только через местных адвокатов.

Рассмотрим стоимость регистрации по Мадридскому договору на примере:

1. Государственная пошлина страны. Ее размер больше стандартного в связи с тем, что заявка обрабатывается отделом специалистов по международной регистрации. Они самостоятельно выполняют перевод документации на государственный язык, вносят ее в базы данных, производят обработку и выносят решение. После этого документ вновь переводится на язык, который был использован при подаче заявки. Все эти действия оплачивает заявитель. Например, размер оплаты прохождения регистрации в США напрямую составляет около 12,5 тыс. рублей, а при подаче через ВОИС – 24 тыс. рублей.
2. Пошлина мадридской системы. ВОИС, который обеспечивает регистрацию бренда в конкретной стране (странах) берет за посреднические услуги 653 швейцарских франка. Эту сумму платит заявитель, поэтому размер его общих затрат увеличивается.
3. Пошлина Роспатента. Российское регистрационное ведомство также берет плату за услуги по пересылке поданных документов в ВОИС. Размер пошлины составляет 4,9 тыс. рублей.

Подсчитать все затраты можно на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности. Для этого нужно:

• Зайти на официальный сайт ВОИС и перейти в раздел Калькулятор;
• Выбрать страну, в которой подается заявка (Россия);
• Выбрать количество классов, для которых регистрируется торговый знак;
• Выбрать страны, в которых планируется регистрация;
• Нажать на кнопку Рассчитать.

Сама ВОИС берет фиксированную пошлину за пересылку документов. Стоимость увеличивается только за счет платежей, которые нужно заплатить в регистрационный орган конкретного государства. Поэтому такую систему выгодно использовать в случае, если вы хотите пройти процедуру в 3 и более странах.

Кроме того, Мадридскую систему можно выбирать, если услуги местных юристов слишком дорогие, а подавать заявки напрямую нельзя или неэффективно. В этом случае дополнительная пошлина ВОИС будет меньше, чем размер оплаты услуг адвоката.

Например, при регистрации товарного знака в Соединенных штатах на пищевую продукцию нужно подать заявки на несколько видов изделий. Если использовать Мадридскую систему, то кроме оплаты местной пошлины придется платить ВОИС (с учетом количества продукции размер пошлины может составлять до 1000 франков) и 4900 рублей Роспатенту. Если подавать заявку напрямую, нужно оплатить только пошлину в США. Ведомство этой страны допускает прямое обращение с заявлениями. Поэтому процесс регистрации напрямую для компании оказывается более выгодным.

Особенности процедуры регистрации с использованием мадридской системы

Большим плюсом регистрации через ВОИС является то, что эта организация самостоятельно проводит работы по переводу документов, рассылке их в ведомства конкретных стран, а также контролирует прохождение процедуры.

Кроме того, у такого варианта есть несколько дополнительных плюсов.

Расширение товарного знака

Если компания подает заявку по Мадридскому соглашению для определенных стран, в будущем она может увеличить количество стран и пройти процедуру по упрощенной системе. Для этого не нужно подавать в ВОИС через Роспатент новые заявления. Достаточно сделать и направить запрос на расширение количества государств, где будет зарегистрирован ваш бренд.

Услуга по расширению регистрации также платная, однако размер пошлины в два раза меньше первоначальной. Кроме того, не нужно подавать документы в бумажном виде, как оригинальную заявку. Достаточно направить электронное заявление. В результате уменьшения объема работ юриста за его услуги можно будет также заплатить меньше денег.

Роспатент в этом случае не требует дополнительной пошлины, а стоимость регистрации в стране зависит от требований местного законодательства.

Сам процесс расширения ничем не отличается от первоначальной регистрации. ВОИС посылает пакет документов в патентное ведомство страны, которое проводит проверку и выдает свидетельство.

Приоритетность при регистрации

Компания, которая первой подала заявку на регистрацию в рамках Мадридского соглашения, также имеет приоритет перед другими заявителями. Это означает, что все поданные после этого заявки, в них регистрируются похожие бренды, будут отклонены.

Однако предусмотрены некоторые нюансы. Например, если после регистрации бренда в России (по местному законодательству) обратиться в Роспатент и подать заявку в ВОИС, то датой приоритета будет считаться день, когда была подана первая – местная – заявка. Следовательно, если с момента получения прав на бренд в своей стране кто-то сделает попытку зарегистрировать его за границей, она будет пресечена.

Например, компания подала заявку на регистрацию в январе 2018 года в Роспатент. После этого в апреле подает заявление для регистрации в странах Евросоюза. Однако выясняется, что в марте другое предприятие подало заявку на регистрацию в ВОИС очень похожего торгового знака. Если бы не право приоритетности, то заявление российской компании было бы отклонено. Однако Мадридское соглашение дает право на регистрацию тому, кто первый получил местное свидетельство.

Обратите внимание, что право приоритетности действует в течение полугода. Если бы заявление на международную регистрацию было подано в сентябре, отказ в регистрации в странах ЕС в примере выше был бы полностью законным.

Зависимость заявки

Несмотря на возможность получения приоритета, не стоит торопиться с подачей документов для регистрации бренда в других странах. Тонкость состоит в том, что возможность регистрации в других странах зависит от состояния регистрации у себя в стране. То есть, если Роспатент откажет, то и другие страны также бренд не зарегистрируют, так как заявка в ВОИС аннулируется, а уплаченные средства не будут возращены.

Поэтому заявлять о желании зарегистрировать товарный знак в странах-участниках Мадридской системы можно только после получения свидетельства в России. Как правило, этот процесс проходит менее чем за 6 месяцев, поэтому предельный срок нарушен не будет.

Одновременно подавать заявки на регистрацию в России и странах, которые участвуют в Мадридском соглашении, имеет смысл только в том случае, если это нужно для бизнеса. Например, инвестор перед предоставлением транша требует предоставить подтверждающие документы о регистрации. Либо иностранная компания, которая хочет продавать продукцию, хочет быть уверенной в защите бренда.

Рисковать таким образом можно, если ожидаемая выгода намного превышает размер пошлины ВОИС. Если нанятый вами юрист советует сделать это «на всякий случай», он просто хочет получить за свою работу больше денег.

Больший срок регистрации

Заявление о регистрации знака в рамках местного законодательства подается напрямую в патентное ведомство или аналогичную организацию. Если действовать по Мадридской системе, процесс может затянуться. Связано это с большим количеством участников цепочки. Сначала нужно подать документы в Роспатент, он отправляет их в ВОИС, после чего они попадают к адресату. Поэтому с момента подачи заявления до момента получения свидетельства проходит едва ли не в два раза больше времени.

Контроль за законностью использования бренда

Сразу после получения свидетельств о регистрации бренда следует принять меры для защиты собственных прав на местном рынке. Эта обязанность обычно возлагается на владельца торговой марки.

Однако делать это напрямую невыгодно. Для получения компенсаций необходимо обращаться в суд, защищать свои права согласно местному законодательству и т.п. Поэтому рекомендуется возлагать эту обязанность на местного партнера или франчайзи, который купил права на бренд и представляет интересы в конкретной стране.

Если компания – владелец бренда – не ведет временно бизнес или занимает минимальную долю рынка, контролировать законность использования торговой марки нецелесообразно. Затраты на эту деятельность превысят потенциальные потери.